A través de un memorando interno de fecha 22 de Diciembre de 2004 dirigido a los funcionarios de la Delegatura de Propiedad Industrial, el Superintendente de Industria y Comercio (máxima autoridad administrativa dentro de la Oficina de Patentes y Marcas) estableció que las modificaciones, conversiones, divisiones y fusiones de las solicitudes de patente tramitadas ante esa entidad solamente pueden llevarse a cabo en cualquier momento del tramite de la respectiva solicitud, “esto es con anterioridad a la fecha de expedición del acto administrativo que decida la solicitud”.

De esta manera queda eliminada la posibilidad de realizar modificaciones, conversiones, divisiones y fusiones de las solicitudes de patente durante el tramite del recurso de reposición interpuesto contra una decisión que hubiese negado parcial o totalmente la concesión del privilegio de patente de invención.

Esta nueva interpretación de la Decisión 486 de la Comunidad Andina tiene como fundamento una sentencia del Consejo de Estado proferida dentro del Expediente No. 7684 el 22 de Octubre de 2004 en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por la sociedad Vortex Pharmaceuticals Incorporated contra la Resolución No. 21049 de Junio 28 de 2001 mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio negó la solicitud de patente para Nuevos Derivados Aminoácidos con Actividad de Resistencia Multidrogas.

Dentro del proceso de nulidad mencionado, la sociedad actora argumento no solamente que dentro del recurso de reposición interpuesto contra una Resolución anterior a la providencia impugnada era posible modificar la solicitud presentando un nuevo capitulo reivindicatorio sino que además no era necesario acreditar el pago de tasas oficiales por concepto de dicha modificación por cuanto ésta estaba siendo presentada a instancia de la Superintendencia como resultado de la objeción por falta de novedad y nivel inventivo del capitulo reivindicatorio inicialmente presentado

En la sentencia del Consejo de Estado queda claramente establecido que, para efectos del tramite de solicitudes de patente, existen dos tipos de modificaciones o adiciones a las mismas que se pueden presentar en dos momentos diferentes:

• Las modificaciones o adiciones realizadas a instancia de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio como consecuencia del examen de fondo realizado en cumplimiento de lo estipulado por el articulo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Estas modificaciones o adiciones deben realizarse dentro del termino concedido para tal efecto y NO requieren el pago de las tasas oficiales.

• Las modificaciones o adiciones realizadas por el solicitante en cualquier otro momento del tramite, pero antes de proferirse una decisión definitiva resolviendo la solicitud, por iniciativa o voluntad propia y con sujeción a lo establecido por el articulo 34 de la Decisión 486.

Estas modificaciones SI están sujetas al pago de las tasas oficiales establecidas para tal efecto.

Finalmente, sostiene el Consejo de Estado, hay que tener claridad sobre cuando comienza y cuando termina el tramite de una solicitud de patente de conformidad con lo establecido por la Decisión 486. Este tramite se inicia con la presentación de la solicitud ante la Superintendencia y culmina con la decisión de otorgar o negar la patente; debido a que la interposición del recurso de reposición contra la decisión que niegue parcial o totalmente una solicitud de patente no està contemplado en el régimen comunitario esta etapa procesal se rige por el derecho interno y no hace parte del “tràmite” al que aquì nos referimos.

En efecto, según la sentencia comentada “la vía gubernativa que puede surtirse contra la decisión definitiva corresponde al derecho interno y, como es sabido, se contrae a dicha decisión, pues su objeto esta dado necesariamente por los motivos de inconformidad del afectado frente a ésta, sin que pueda plantear nuevas cuestiones no formuladas en la actuación administrativa."